避免侵权诉讼的专利申请策略

　　美国专利侵权诉讼程序复杂，费用也高得吓人。对中国企业而言更是充满了陌生感，如何善用手中的专利，在开拓市场时避免侵权，将是在全球化时代进军美国市场的最大课题。其实，有一些基本的防止侵权的策略是可以从专利申请时就开始运用的。
　　首先，以英文撰写专利申请案，再翻译为中文提交，避免因语言差异而丧失权益。中美专利中的权利要求部分的撰写方式不同，以英文撰写母稿应是最佳策略。以中文撰写母稿的问题是，在翻译过程中，如若逐字翻译成英文，所雇用的美国律师又不能将权利要求改为美国式的周边写法，许多权利就会在翻译过程中流失了。反之，以英文撰写母稿，不仅在美国可以提交，在欧盟也可以无需翻译提交，并且翻译为其他语言时较于用中文为母稿要容易得多了，最重要的是可以预防权益的流失。其次，因应市场变化，提交后续申请案（Continuations），继续提出新的权利要求。在科技发展快速的时代，与专利相关的法律也在不断变化。尤其在美国，因为它是一个案例法的国家，这种变化更为频繁。随着新的法律的出炉，专利申请人必须跟着调整，适时提出新的权利要求，或修订已授权的权利要求。
　　此外，新的技术发明可以有多种应用，而随着时间的推移，它所应用的商业产品之范围，也将与日俱增。为此，权利要求的撰写必须与时俱进，不断扩充，尽量包括发明技术可以应用到的各种终端产品。因为终端产品的市场价格较高，在侵权诉讼中，这一策略就可以为发明者实现较大的利益，获得较高额的赔偿。再者，权利要求所涵盖的分类领域是愈广愈好，数目也是愈多愈好，文字愈宽愈好。美国的专利分类和国际分类不同，中国使用的是国际分类。美国专利法规定，每一个发明在一个分类中只能有一个专利申请，也就是说，权利要求不能横跨数个分类。但是，同一个发明可以在数个相关的分类中以不同的权利要求分别提出专利申请。例如，一个医学用电子仪器，可以在电子技术类、图像显示类、医学仪器类以及电脑特殊应用等不同类别中，分别提出申请。一般而言，权利要求数目愈多，在法律保护上就愈有利，这也是为什么美国专利中的权利要求有许多重叠部分的原因。有的公司因为对手的权利要求数目庞大与权利要求内容的重叠使得侵权诉讼前无法对权利要求作有效的分析，再加上司法诉讼旷日持久，最后只好以许可执照或是技术转让达成和解了。
　　还有，最好选择有工程师经验的专利律师提交专利申请。整个实审过程中尤其不可心存侥幸，任何做假或是撒谎都可能使专利无效。美国专利的实审过程漫长，律师需要回复审核意见书和审查员反复沟通才能得到授权。一般的情况是，针对审查员的两次审核意见，律师必须根据对比文件提出答辩，仔细回应、辩论审查员的问题，这样才能避免不必要的权利修改要求而放弃应有的权利。审查员因为是工程师出身，都侧重技术细节提出质询，没有工程师背景的律师，多半无法应对，常常因为无法反驳审查员不正确的审核意见，对权利要求做出不必要的修改。而且，只有严守职业道德诚实地应对审查员，才能预防日后可能导致专利授权无效的漏洞。比方说，律师为了拿到授权向审查员声称发明是A加上B，而发明其实是A加上C，审查员在授权说明书中注明授权是因为发明是A加上B，日后在侵权诉讼中，这个A加上C的专利就属无效。所以，律师和审查员的面谈记录是非常重要的，它不仅仅是一个会计上的收费记录，更是决定专利有效性的一个重要文件。实审过程历史（Prosecution History），也就是所谓的File Wrapper Estoppel，是司法侵权诉讼中的重要文献，常常是认定专利无效的利器，许多专利无效的证据也都是在仔细审核了实审过程后所获得的。

　　最后，应有常年代表的律师，以应付随时可能发生的复杂专利纠纷。并且当所有的专利被作为另一新授权专利的对比文件时，应主动地与新授权的专利所有人做技术转移或是许可的协商。一个企业从专利申请开始，到对所有的知识产权的管理和规划，都应该有一个或数个常年代表的律师事务所来为其服务。律师费看似高昂，和日后可能的法律纠纷的成本相比，却是小巫见大巫了。在专利申请的规划方面，透过律师的规划，可以以众多的权利要求数目以及覆盖广大技术领域的内容，来达到吓阻侵权诉讼的目的。当然，专利数目过于庞大也是企业的一项财政负担，许多大企业都定时审核其所拥有的专利以及权利要求，剔除已落伍的技术，或放弃专利权、不缴纳维持费等，以减低维持费的支付。这也是一项重要的知识产权管理工作，即所谓的Portfolio Management。另外，既然是对比文件，就表示两个专利中有技术重叠的地方。因此，在日后的技术转移或是使用许可的谈判中，两个专利的所有者都应该享受利益，得到相应的收入。不过，究竟收入多少，如何分配，就要靠企业自身的知识产权管理和律师的专业能力了。还有，在侵权诉讼时，代表律师个人虽无法独立应诉，却能选择和监督称职的律师团队负责诉讼，对诉讼进程的决策和收费情形，为企业起到把关的作用。■（作者为美国专利律师，法学博士，现任职北京睿知富法律咨询有限公司。曾作为资深专利审查员在美国专利局任职近7年）